특허법인유일하이스트
2023.12.12
이하영 변리사

 

Ⅰ. 사실관계

선사용상표 – LEGO Juris A/S	등록상표 – 레고켐 바이오사이언스
‘’ 선사용상표 1 ‘레고’ 선사용상표 2	LEGOCHEMPHARMA
제28류의 완구류 등에 등록/사용	제05류의 약제 등에 등록
레고켐 바이오사이언스의 ‘LEGOCHEMPHARMA‘ 상표출원 레고측의 이의신청 후 상표출원 거절 레고켐 바이오사이언스의 거절결정불복심판 청구, 인용심결, 즉 상표 등록 결정 레고측의 상표등록 무효심판 청구, 기각심결, 즉 상표등록 유지 레고측의 심결취소소송 특허법원은 레고측의 승소판결, 등록상표는 무효사유가 있음 레고켐 바이오사이언스측의 상고, 대법원은 상고기각, 등록상표는 무효 사유가 있음

 
Ⅱ. 쟁점
등록상표가 상표법 제조 제항 제호 후단의 저명상표의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당되는지 여부
 
Ⅲ. 대법원 판례의 태도

1. 상표법 제34조 제1항 제11호 후단의 취지

출처의 오인혼동 염려는 없더라도 저명상표의 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표의 등록을 허용하지 않음으로써 저명상표에 화체된 고객흡인력이나 판매력 등의 재산적 가치를 보호하기 위한 것이다

2. 식별력을 손상시킬 염려의 의미

타인의 저명상표가 가지는 특정한 출처와의 단일한 연관 관계즉 단일한 출처를 표시하는 기능을 손상시킬 염려를 의미한다

3. 타인의 저명상표의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부

1. 등록상표와 저명상표의 동일, 유사 정도
2. 저명상표의 인지도와 식별력의 정도
3. 등록상표의 출원인이 등록상표와 저명상표 사이의 연상 작용을 의도하였는지 여부
4. 등록상표와 저명상표 사이에 실제 연상 작용이 발생하는지 여부 등을 종합하여 판단한다.

4. 구체적인 판단

1. 선사용상표들은 저명상표에 해당된다.
2. 등록상표와 선사용상표들은 유사하다.

1. 등록상표의 구성 중 ‘LEGO’ 부분은 강한 식별력을 가지며, ‘CHEM’ 부분은 ‘Chemistry’, ‘Chemical’의 약칭이고, ‘PHARMA’ 부분은 ‘Pharmacy’, ‘Pharmaceutical’의 약칭으로 볼 수 있어, 지정상품과 관련하여 식별력이 없거나 미미하다.
2. 등록상표 중 요부는 ‘LEGO’로 볼 수 있고, 제출된 자료만으로는 등록상표가 ‘LEGOCHEM’으로 인식, 사용된다고 볼 수 없으므로, 선사용상표들과 유사하다.

3. 선사용상표들과 연상 작용을 의도하고 등록상표를 출원했다고 볼 여지가 크다.

1. 선사용상표들은 높은 인지도와 강한 식별력을 가지고 있다.
2. ‘Lego chemistry’가 ‘의약합성기법’이라는 의미로 화학분야에서 널리 사용되는 일반적인 학술 용어라고 단정할 수 없다.
3. 등록상표권자가 신약 연구 등의 특징을 나타내기 위하여 반드시 ‘Lego chemistry’라는 용어의 약칭을 사용할 필요성이 있다고 보기 어렵다.

4. 등록상표와 사용상표들 간에 실제로 연상 작용이 발생할 가능성이 높다.

‘LEGO’ 부분은 수요자들에게 등록상표에 관한 인상을 심어주거나 기억, 연상을 하게 한다.

5. 위 사정을 모두 종합하여, 등록상표가 지정상품에 사용될 경우, 저명상표인 선사용상표들이 가지는 식별력 즉, 단일한 출처를 표시하는 기능이 손상될 염려가 있다.

 
IV. 검토

1. 상표법 제34조 제1항 제11호 후단의 타인의 저명상표의 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당되어 등록이 무효로 되어야 한다고 본 첫 사례로서 의의가 있다.
2. 대법원은 본호의 취지, 식별력을 손상시킬 염려에 대한 의미 및 식별력을 손상시킬 염려가 있는 상표에 해당하는지 여부에 대한 판단기준을 제시하였다는 점에서 의의가 있다.