미 대법원 “잭다니엘(JACK DANIEL’S)을 패러디한 개 장난감은 상표권 침해”

 

특허법인유일하이스트
2023.06.20
최재현 변리사
 

1. 구체적인 사실관계

잭다니엘(JACK DANIEL’S)	VIP
- 잭다니엘(JACK DANIEL’S)은 “Old No. 7” 문자와 로고를 포함한 다수의 상표권을 소유하고 있다. VIP의 장난감은 잭다니엘의 일반 병과 거의 같은 크기 및 모양으로서 아치형의 “Jack Daniel's”을 비슷한 아치형의 “Bad Spaniels”로 대체하였으며, "Old No. 7 Tennessee Sour Mash Whisky"문구를 "The Old No. 2 On Your Tennessee Carpet"로 대체하였다. 또한, 하단의 작은 글씨로서 알콜함량을 “응가 43%(43% poo by vol)”로 익살스럽게 표현하였다.   - 이에 잭다니엘은 VIP에게 사용중지를 요청하였고, VIP는 잭다니엘의 상표권을 침해하지 않았으며, 잭다니엘의 상표를 희석화하지 않았다는 소송을 제기하였다.

2. VIP의 주장
(1) 수정헌법 1조에 따라 “표현의 자유”를 보호하기 위해 적용되는 로저스 테스트(Rogers test)에 의해 침해가 아니다.

* Rogers 테스트는 표현의 자유를 주장할때 사용하는 것으로서 “Ginger Rogers” 라는 연예인이 “Ginger and Fred” 라는 영화 제작사를 상대로 영화 제목이 자신의 상표권을 침해하고 소비자가 자신이 영화에 참여했다는 오인을 일으킨다는 사유로 소송을 제기한 사건과 관련된 판례이다.

* 먼저, 창작물과의 관계에서 예술성이 없다면 침해를 인정한다. 만약 1) 예술적 관련성이 인정된다면 2) 창작물의 출처나 내용에 대해 명백하게 오인을 일으키는 경우에만 침해가 인정된다는 2단계 테스트이다.

(2) VIP의 장난감은 잭다니엘의 "패러디"였으며 따라서 유명한 마크를 "공정 사용(fair use)"했으므로 상표 희석화에 해당되지 않아 침해가 아니다.

* 유명한 상표를 소유하고 있으며 제3자의 사용이 유명상표를 희석화 시키는 경우 침해소송을 제기할 수 있으며, 방어 입장에서는 공정 사용을 주장할 수 있다.

3. 법원의 판단
(1) 지방법원
1) VIP 장난감의 사용은 상품의 출처를 식별하기 위하여 잭다니엘의 특징을 상표로 사용했으며, 출처를 식별하기 위해 타 인의 상표를 사용한 경우 로저스 테스트가 적용되지 않는다. 일반적인 침해 판단에 따라 VIP 장난감의 사용은 소비자의 혼동을 일으킬 가능성이 있다.
2) 공정사용으로서 유명상표를 사용하여 “페러디” 하는 것은 자신의 상품에 대한 출처를 표시하지 않는 경우만 해당된다. VIP의 사용은 자신의 장난감에 대한 출처를 표시하는 것으로서 사용하였으며, "개 배설물"과 "부정적인 연관성"을 만들어 잭 다니엘의 "평판 손상"을 유발할 것이라고 하였다.
3) 따라서, VIP의 주장을 배척하였다.

(2) 항소법원
1) VIP의 장난감은 유머러스하게 표현한 창작물로서 로저스 테스트의 적용 대상이다.
2) 상표의 사용은 “비상업적 사용(noncommercial use)”일 수 있다. 잭다니엘의 상표를 유머러스하게 “패러디” 한바, 상품 판매에 사용되었더라도 “비상업적 사용”이다. 따라서, 침해 책임에서 보호된다.
3) 위의 이유로 지방법원의 판결을 뒤집었다.

(3) 대법원
1) 상품의 출처를 식별하는 것으로 사용한 경우, 로저스 테스트를 적용할 수 없으며 일반 기준을 적용하여 침해 판단하여야 한다.
2) “비상업적 사용”의 범위가 넓더라고 모든 “페러디”나 유머러스한 표현을 포함할 수 는 없다. 자신의 상품의 출처를 식별하는 것으로 사용한 경우, “공정사용”을 적용할 수 없다.
3) 위의 이유로 항소법원 판결을 파기하였다.

4. 검토
(1) 대법원은 로저스 테스트가 적절한지, 비상업적 사용의 범위가 어느 정도 인지 결정한 것은 아니다. 침해에 있어서 자신의 상품/서비스에 대해서 출처표시로서 사용하는 경우, 즉 상표적으로 사용하는 경우에는 로저스 테스트는 적용되지 않으며, 희석화에 있어서 유명상표를 “페러디” 하는 경우에도 “공정사용” 주장을 할 수 없다는 점에 의미가 있다.   

(2) 상표는 “자신의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위한 것”, 즉 자타상품식별기능 및 출처표시기능이 있다. 상표의 기능이 발휘되는 상표적 사용의 경우에는 표현의 자유보다는 상표권 소유자의 권리를 우선시 하였다는 점에 의미가 있다.