| [논단] 징벌적 손해배상 제도 및 자료제출명령 제도 실시(2019년 7월 9일) | ||
| 등록일 : 2019.07.10 │ 조회수 : 6,347 | ||
|
첨부파일 : [유일하이스트] 징벌적 손해배상 제도 및 자료제출명령 제도의 2019년 7월 9일 시행__김은구, 이동규, 박종협 변리사_.pdf |
||
|
징벌적 손해배상 제도 및 자료제출명령 제도의 2019년 7월 9일 시행 부제: 부칙 제2조 및 제3조의 해석 특허법인 유일하이스트 김은구변리사, 이동규변리사, 박종규변리사 2019년 7월 9일
2019년 7월 9일자부터 징벌적 손해배상 제도(특허법 제128조 8항 및 9항) 및 자료제출명령 제도(특허법 제126조의 2), 합리적 실시료 인정 제도(특허법 제128조 5항)에 대한 특허법 개정안이 시행됩니다.
징벌적 손해배상 제도(특허법 제128조 8항 및 9항) 및 자료제출명령 제도(특허법 제126조의 2)는 각각 미국특허법상 징벌적 손해배상 제도 및 discovery 제도와 유사하다고 볼 수 있습니다. 각 제도들의 내용은 언론에도 많이 소개되었고, 특허청에서도 아래와 같이 잘 정리하였습니다. 특허법 개정안 중 1) 부칙 2조에서 자료제출명령제도는 시행 후 최초로 청구되는 특허권 침해소송부터 적용하고, 2) 부칙 3조에서 징벌적 손해배상제도는 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다고 규정했습니다. 즉, 징벌적 손해배상제도는 2019년 7월 9일 이후의 침해행위에 대해서만 적용하게 됩니다.
다만, 특허법 개정안 부칙 2조 및 3조에서 “최초로”를 어떻게 해석할지 논란이 될 것으로 판단됩니다. 1)부칙 제2조와 관련해서, 2019년 7월 9일 이전에 특허소송을 제기한 경우, 이 특허소송을 취하한 후에 특허소송을 다시 제기한 경우에 새로운 특허소송에 부칙 제2조를 어떻게 적용할 수 있는지 여부 개인적인 의견으로, 특허소송이 제기된 후 피고의 답변서 제출이 된 경우 피고의 동의를 얻어야만 취하할 수 있는 점 등을 고려해야 한다고 판단됩니다. 이런 점들을 고려할 때, 2019년 7월 9일 이전에 제기한 특허소송을 취하하고, 2019년 7월 19일 동일한 특허소송을 제기하더라도 부칙 2조를 적용할 수 있다고 판단됩니다. 2)부칙 제3조와 관련해서, “2019년 7월 9일 이전부터 침해행위가 계속되는 경우” 전후를 나누어 부칙 제3조를 적용할지, 하나로 묶어서 부칙 제3조를 젹용할지 여부. 즉 “2019년 7월 9일 이전부터 침해행위가 계속되는 경우”에 2019년 7월 9일 전후로 나누어 두개의 소송물들로 보고 각각 나누어서 부칙 제3조를 적용할지, 하나의 소송물로 보고 부칙 제3조를 적용할지 여부. 개인적인 의견으로, 특허침해 행위마다 별개의 불법행위인 점등을 고려해야 한다고 판단됩니다. 이런 점들을 고려할 때, 2019년 7월 9일 이전부터 침해행위가 계속되는 경우, 2019년 7월 9일 이전의 침해행위에 대해서는 침해로 인하여 입은 손해의 배상(구특허법 적용)만 청구할 수 있고, 2019년 7월 9일 이후의 침해행위에 대해서는 징벌적 손해배상을 청구(신특허법 적용)할 있는 것으로 판단됩니다. 제 개인적인 의견과 별개로 특허법 개정안 부칙 2조와 3조는 앞으로 특허소송에서 다툼에 여지가 있다고 생각됩니다. 따라서 특허소송시 당사자에게 유리한 방향으로 해석해서 주장할 필요가 있다고 판단됩니다. 아래 특허법 개정내용도 같이 참조하시길 바랍니다. 특허법 개정문
별론: 이동규변리사 및 박종협변리사 의견 정리 아래 판례에 따르면, 특허법 개정안은 1) 부칙 2와 관련하여, 시행일 후 특허소송을 취하하고 다시 특허소송을 청구한 소송에 대해 적용가능하고, 2) 부칙 3과 관련하여, 시행일 전부터 침해행위가 있더라도 시행일 이후의 침해행위에 대해 적용 가능하다고 보여집니다. 1. 제2조(구체적 행위태양 제시 의무에 관한 적용례) 제126조의2의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 청구되는 특허권 및 전용실시권 침해소송부터 적용한다. 대법원 2011. 11. 10. 선고 2010다97068 판결에서는, ‘2007. 1. 11. 법률 제8239호로 개정된 구 주택법 제16조, 제18조의2 제1항 등이 시행되기 직전 종전에 제출한 사업계획승인신청을 취하한 후 위 개정 조항 시행일인 2007. 1. 11. 다시 사업계획승인신청을 하여 다음날 승인을 얻은 사업주체가 대지 소유자를 상대로 매도청구를 한 사안에서, 위 매도청구에 관하여는 개정된 구 주택법 제18조의2 제1항이 적용되어야 함에도 개정 전 구 주택법 제18조의2 제1항이 적용되어야 한다고 본 원심판결에 법리오해의 위법이 있다고 한 사례’ 라고 하고 있습니다. 또한, 주택법 부칙 제2항에서는 “ 제16조· 제18조의2· 제18조의3· 제23조의 개정 규정은 이 법 시행 후 최초로 사업계획승인을 신청하는 분부터 적용한다.”라고 하고 있습니다. 위 사례는 소송이 아니라 신청에 관한 것으로 차이가 있습니다만, 부칙에서 똑같이 ‘최초로’라고 되어 있는 점으로 볼 때 마찬가지로 개정된 특허법 126조의2는 시행 전 청구한 소송을 취하하고 시행 후 다시 청구한 소송에 적용 가능하다고 봄이 타당하다고 판단됩니다. 2. 제3조(손해배상청구권에 관한 적용례) 제128조제8항 및 제9항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다 서울고등법원 2006. 12. 20. 선고 2006누5146 판결에서는, ‘개정 법령의 시행일 이전에 시작하였으나 아직 종료되지 아니하고 계속되고 있는 행위에 대하여는 개정 법령이 적용되는 것이 원칙이다( 대법원 1999. 9. 3. 선고 98두7060 판결 등 참조).’라고 하고 있습니다. 위 사례의 부칙에서는 ‘이 영 시행 전의 위반행위에 대한 과징금의 부과는 종전의 규정에 의한다’ 라고만 하여 최초 여부에 대한 언급이 없습니다만, 일반적으로 침해행위는 각각 독립된 행위로 보는 점을 고려할 때 개정법 시행 전에 침해행위가 있더라도 시행 후에 계속해서 침해행위가 발생한다면 시행일 이후 부분에 대해서는 특허법 128조8,9항이 적용 가능하다고 봄이 타당하다고 판단됩니다. |
