미국특허법 102조와 한국특허법 29조, Pre-AIA 102조와 AIA 102조의 비교

특허법인  유일하이스트

김은구변리사

1. 서론

특허실무자라면 미국 특허법 102조에 대해 아래 사항을 꼭 기억해야 합니다.

즉, 미국 OA 검토의견 작성시, 반드시 102조(a)(1)인지 102(a)(2)인지 반드시 구별해서 명시하고,

각각의 예외조항인 102(b)(1) 및 102(b)(2)에 해당하는지 반드시 체크해야 합니다.

예외조항 체크시, 인용문헌의 출원인 및/또는 발명자가 본원발명의 출원인 및/또는 발명자와 동일한지 꼭 체크하고, 1년 기간 또는 우선기간 꼭 체크해야 합니다.

2. 비교

102조(a)(1)은 한국특허법 제29조1항(공지공용), 102조(a)(2)는 한국특허법 제29조3항(확대된선원),

102조(b)(1)은 한국특허법 제30조(신규성의제)(출원인/발명자의 선행문헌으로 1년 이내 공지/공용은 신규성상실예외), 102조(b)(2)는 확대된 선원의 예외(출원인/발명자 동일시 적용 예외)에 대응됩니다.

아울러, 미국특허법 Pre-AIA 102조와 AIA 102조를 비교하면 아래와 같습니다.
 

3. 결론

결론적으로 102조(a)(1)로 거절된 경우에 102조(b)(1)에 해당하지 않는지, 즉 선행문헌이 본원발명과 출원인 또는 발명자가 동일한지 여부 및 출원일(또는 우선일)로부터 1년 이내에 공개된 것인지를 꼭 살펴봐야 합니다. 102조(a)(2)로 거절된 경우에 확대된 선원의 예외, 즉 선행문헌이 본원발명과 출원인 또는 발명자가 동일한지 여부를 꼭 확인해야 합니다.

결론적으로 102조(a)(1) 및 102조(a)(2)로 거절된 경우에 선행문헌이 본원발명과 출원인 또는 발명자가 동일한지 여부를 꼭 확인해야 합니다.  예를 들어, 특정 출원인 A의 미국출원의 경우에 출원인 또는 공개자가 A인 선행문헌으로 거절되는 경우에는 예외에 해당하지 않는지 꼭 확인해야 합니다.

여론으로 한국특허법과 다르게 102조(a)(1) prior art와 102조(b)(1) prior art의 조합으로 103조(진보성)을 적용할 수 있습니다.